Nguyên đơn khởi kiện vụ tranh chấp liên quan đến các tên miền garniervietnam.com, lancomevietnam.com, maybellinevietnam.com là Lancôme Parfums Et Beauté Et Compagnie, Laboratoire Garnier Et Compagnie và L'Oréal SA có địa chỉ ở Paris, Pháp. Bị đơn trong vụ kiện là Công ty Cổ phần Phununet ở Hà Nội, Việt Nam. Tên miền được được đăng ký qua OnlineNic, Inc – Trung Quốc vào ngày 14/10/2009.

Đơn kiện được nguyên đơn nộp qua WIPO ngày 19/4/2010. Nguyên đơn được biết đến là một trong những hàng mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là về nước hoa. Lancôme Parfums Et Beauté Et Compagnie và Laboratoire Garnier Et Compagnie là thành viên của Công ty L'Oréal SA. Trong đó:

• Lancôme Parfums Et Beauté Et Compagnie sở hữu nhiều nhãn hiệu quốc tế, trong đó một số nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam: Lancôme (tên và hình) được đăng ký ngày 28/10/1985.

• Laboratoire Garnier Et Compagnie sở hữu nhiều nhãn hiệu quốc tế, trong đó một số nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam: Garnier (tên) được đăng ký ngày 7/10/1961. Laboratoire Garnier Paris (tên) được đăng ký bảo hộ ngày 26/1/1988. Garnier Expert (tên) được đăng ký ngày 13/10/1993.

• L'Oréal SA sở hữu những đăng ký sau đây: Maybelline (tên) được đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam ngày 20/2/1992

Nguyên đơn là chủ sở hữu nhiều tên miền bao vây bảo vệ các nhãn hiệu đã đăng ký như: - LANCÔME (word and device) no.Nguyên đơn là chủ sở hữu nhiều tên miền bao vây bảo vệ các nhãn hiệu đã đăng ký như: - LANCÔME (word and device) no. Nguyên đơn là chủ sở hữu nhiều tên miền bao vây bảo vệ các nhãn hiệu đã đăng ký như: tên miền lancome.com được đăng ký ngày 08/7/1997, lancome.net đăng ký ngày 21/3/1999, lancorne.org đăng ký ngày 28/8/1999, maybelline.com đăng ký ngày 20/10/1998, maybelline.net đăng ký ngày 29/12/1998, maybelline.org đăng ký ngày 27/4/2000; garnier.com đăng ký ngày 31/12/1997 …và các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” như: lancome.com.vn được đăng ký ngày 14/11/2003, lancome.vn đăng ký ngày 02/ 6/2006, maybelline.vn đăng ký ngày 15/8/2006; garnier.com.vn đăng ký ngày 11/11/2003, garnier.vn đăng ký ngày 7/8/2006.

Nguyên đơn đã trình bày các lập luận trong đơn kiện:

- Ngày 23/12/2009,(tức là 2 tháng sau khi bị đơn đăng ký các tên miền tranh chấp) nguyên đơn đã gửi thư thông qua đại điện pháp lý của họ yêu cầu bị đơn ngay lập tức ngừng sử dụng các tên miền tranh chấp và chuyển các tên miền này cho nguyên đơn. Bị đơn đã trả lời nguyên đơn và nói rằng việc đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp theo quy định của ICANN. Nguyên đơn đã khẳng định rằng đại điện pháp lý của họ đã gửi rất nhiều thư đến bị đơn trong các khoảng thời gian ngắn tiếp theo, với yêu cầu trên nhưng bị đơn đã không trả lời

- Nguyên đơn yêu cầu bị đơn chuyển giao các tên miền tranh chấp vì những lí do sau đây:

• Trước tiên, nguyên đơn cho rằng các tên miền tranh chấp là trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn vì các tên miền tranh chấp bao gồm đầy đủ các nhãn hiệu đã được bảo hộ của họ. Nguyên đơn cũng lưu ý rằng sự bổ sung từ mang tính chất địa danh như từ “vietnam” vào sau các từ garnier, lancome, maybelline cũng không làm tăng thêm, thay đổi sự khác biệt giữa các tên miền tranh chấp với các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Nguyên đơn cũng khẳng định là các dấu mũ, phần hình được hiện diện trên các nhãn hiệu hàng hóa không xuất hiện trong các tên miền tranh chấp nhưng các tên miền này vẫn gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu, đặc biệt là cách phát âm.

• Thứ hai, nguyên đơn quả quyết rằng bị đơn đã không được phép sử dụng nhãn hiệu của họ trong các tên miền tranh chấp, khi mà bị đơn không hề có quyền hay lợi ích hợp pháp gắn với các tên miền gây tranh chấp.

• Cuối cùng, nguyên đơn nói rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng các tên miền tranh chấp với dụng ý xấu; bị đơn không thể không nhận thức được sự nổi tiếng của nguyên đơn khi đăng ký các tên miền tranh chấp. Nguyên đơn cho rằng nhãn hiệu của họ nổi tiếng và lưu ý rằng chỉ cần truy cập vào Internet,với một thao tác tìm kiếm đơn giản là đã tìm thấy ngay các nhãn hiệu này gắn với tên tuổi của nguyên đơn. Nguyên đơn cũng nói thêm rằng bị đơn đã đăng ký ba tên miền tranh chấp vào cũng một ngày, trong thời điểm mà các nhãn hiệu của nguyên đơn được sử dụng rộng rãi trong thị trường Châu Á và ở Việt Nam cho nên bị đơn đã đăng ký và sử dụng ba tên miền tranh chấp này hoàn toàn với dụng ý xấu. Bị đơn đã ý thức rõ ràng từ việc đăng ký, chiếm giữ các tên miền tranh chấp làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nguyên đơn, nhất là tại Việt Nam.

Bị đơn đã không đáp trả nào trước những cáo buộc của nguyên đơn trong đơn kiện.

Trọng tài đã quyết định như sau:

- Tham chiếu tên miền tranh chấp chấp do bị đơn đăng ký và nhãn hiệu của nguyên đơn, mặc dù những tên miền tranh chấp không trùng với nhãn hiệu của bên nguyên đơn nhưng Hội đồng Trọng tài kết luận rằng ba tên miền tranh chấp này vẫn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa của nguyên đơn. Các tên miền garniervietnam.com, lancomevietnam.com và maybellinevietnam.com chỉ đơn giản là tạo thành từ sự kết hợp từ nhãn hiệu của nguyên đơn và từ “vietnam”, sự bổ sung từ “vietnam” vào sau các tên miền tranh chấp không làm phân biệt tên miền với nhãn hiệu hàng hóa. Hội đồng Trọng tài cho rằng việc bổ sung hậu tố “vietnam” sau các từ garnier, lancome, maybelline không làm thay đổi sự khác biệt giữa các tên miền tranh chấp với các nhãn hiệu đã được bảo hộ. Bị đơn cũng thấy là dấu mũ, phần hình được hiện diện trên các nhãn hiệu hàng hóa không xuất hiện trong các tên miền tranh chấp nhưng các tên miền này vẫn gây nhầm lẫn với người sử dụng Internet, đặc biệt là cách phát âm. Những từ như "L'Oreal" và "Lancôme" tự nhiên trở thành tương ứng với "Loreal" và "Lancome" ở dạng tên miền. Do đó, tên miền tranh chấp là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn.

- Hội đồng Trọng tài cũng kết luận rằng bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền. Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền tại Khoản 4 điểm c (i),(ii) và (iii) chỉ ra các tình huống có thể giúp bị đơn chứng minh có quyền và lợi ích hợp pháp khi sử dụng một tên miền như sau: 1. Sử dụng tên miền với thiện ý tốt trong kinh doanh thương mại hoặc dịch vụ, 2. Bị đơn đang được biết đến hoặc thường được gọi bằng tên miền, 3. Bị đơn sử dụng tên miền tranh chấp hợp pháp không vì kinh doanh, thu lợi nhuận từ tên miền, không có ý định chuyển nhượng, hay lừa dối người sử dụng Internet. Nguyên đơn đã đưa ra dẫn chứng về việc bị đơn đã không phải là thành viên cũng như không có bất kỳ liên hệ, được sự ủy quyền nào từ nguyên đơn để đăng ký và sử dụng ba tên miền tranh chấp. Bị đơn đã không có bất kỳ lý do gì để chứng minh được việc họ có có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền.

- Hội đồng Trọng tài kết luận, tên miền tranh chấp đã được bị đơn đăng ký và đang sử dụng dụng ý xấu. Theo quy định tại tại Khoản 4 điểm b của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền, bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu nếu: (I) trường hợp chỉ ra rằng bị đơn đã đăng ký, mua lại tên miền chủ yếu cho mục đích bán, cho thuê hoặc chuyển giao tên miền cho nguyên đơn - chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ hoặc đến một đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn. (ii) bị đơn đã đăng ký tên miền để ngăn chặn chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ, từ tên miền tranh chấp ánh xạ đến một tên miền tương ứng của nguyên đơn, hoặc một tên miền khác do bị đơn quản lý. (iii) bị đơn đã đăng ký tên miền tranh chấp chủ yếu với mục đích làm gián đoạn việc kinh doanh của đối thủ cạnh tranh; hoặc (iv) bằng cách sử dụng tên miền tranh chấp, bị đơn đã cố ý tìm cách để thu hút người sử dụng Internet truy cập, bằng cách tạo ra một khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn làm người sử dụng Internet cho rằng trang web là nguồn, được tài trợ, liên kết hoặc trang web là địa điểm hoặc của một sản phẩm hay trang giới thiệu dịch vụ trên trang web của nguyên đơn. Những trường hợp này là chưa đầy đủ, tuy nhiên, nó cũng là một trong những căn cứ để Hội đồng Trọng tài có thể đưa ra kết luận về việc đăng ký hoặc sử dụng tên miền với dụng ý xấu cho dù không có phản ứng của bị đơn.

Hội đồng Trọng tài đã có thể khẳng định ngay rằng bị đơn không thể không nhận thức được sự nổi tiếng của nguyên đơn khi đăng ký các tên miền tranh chấp, vì: Trước tiên, nhãn hiệu và tên thương mại của nguyên đơn được biết đến rất rộng rãi. Thứ hai, bị đơn đăng ký trong cùng một ngày ba tên miền được kết hợp từ ba nhãn hiệu đã đăng ký của nguyên đơn LANCÔME, GARNIER, và MAYBELLINE. Thứ ba, trước khi bị đơn đăng ký các tên miền tranh chấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thì nhãn hiệu của nguyên đơn đã có từ trước và được đăng ký bảo hộ từ trên khắp thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Ngoài việc đăng ký tên miền với dụng ý xấu thì bị đơn cũng sử dụng tên miền không có một thiện chí tốt đẹp: 1. Bị đơn đã không sử dụng tên miền và không đưa ra bằng chứng nào về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý tốt, 2. Các tên miền tranh chấp sử dụng kết hợp ba nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn, 3. Bị đơn không trả lời các cáo buộc của nguyên đơn, 4. Bị đơn cũng không phản hồi cũng như không hợp tác với bị nguyên đơn trước đề nghị chấm dứt sử dụng các tên miền tranh chấp, 4. Bị đơn không chứng minh được bị đơn có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với các tên miền tranh chấp.

Trước những kết luận của Trọng tài, bị đơn cũng không có ý kiến gì; căn cứ vào các lý do trong hồ sơ vụ kiện, Hội đồng Trọng tài đã ra phán quyết ba tên miền tranh chấp được chuyển giao cho nguyên đơn, cụ thể như sau

1. Tên miền lancomevietnam.com được chuyển giao cho Lancôme Parfums Et Beauté Et Compagnie

2. Tên miền garniervietnam.com được chuyển giao cho Laboratoire Garnier Et Compagnie.

3. Tên miền maybellinevietnam.com được chuyển giao cho L'Oréal SA
   Nguồn: VNNIC

   ______________________

   Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
   ______________________

   "Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chính, consular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 024.66814111"